商標のコンセント制度とは？2024年施行の新制度を徹底解説

商標法では、需要者による商品等の出所混同を防止することが重要な目的の一つです。そのため、既に登録されている商標と同一または類似の商標については、商品・役務が同一または類似であれば、たとえ先行商標の権利者が「登録しても問題ない」と同意していても、特許庁は法律上その同意を考慮できず、結果として、一律に登録が拒絶されていました。

これは需要者保護の観点から一定の合理性があったものの、実務上は不便な面もありました。例えば、どうしても類似商標を登録したい場合、実務上、「アサインバック」という裏技的な手法が取られていました。これは一度自社の出願を先行商標権者へ名義変更し、登録が完了した後に再び自社へ買い戻す（名義を戻す）という非常に複雑な方法です。アサインバックは2回の名義変更手続が必要なため、時間も印紙代（登録免許税）などのコストも倍かかり、権利を一時的に手放すリスクもありました。

コンセント制度が導入された背景には、主に2つの理由があります。

1つ目は、「中小・スタートアップ企業などによる知的財産を活用した新規事業へのブランド選択拡大の必要性」です。スタートアップ企業の増加や新規事業の活発化に伴い、ネーミングの選択肢の幅が狭くなりつつあります。中小企業が既存のブランドを守りつつ、スムーズに事業を展開できるよう、柔軟な制度が必要とされたのです。

２つ目は「国際的な制度調和」です。欧米や韓国など、諸外国・地域ではすでにこのコンセント制度が広く導入されており、グローバル展開する日本企業が海外では商標の使用が可能になっているのに対し、国内ではこの制度に基づく手続ができないという不整合も課題とされていました。

コンセント制度を利用するためには、特許庁の審査をクリアする「2つの壁」があります。最初の壁が、先行して登録されている商標の権利者から、自社の商標登録を認める明確な「承諾（同意）」を得ることです。これは口頭の約束では認められず、特許庁へ正式な「承諾書（同意書）」を提出する必要があります。

2つ目の壁であり、最も重要なのが「需要者（消費者）の間で商品、役務について混同を生ずるおそれがないこと」の証明です。たとえ当事者間で合意していても、需要者が「同じ会社の商品だ」と混同してしまうなら、特許庁は登録を認めません。そのため、「ロゴの書体や色を固定する」「商品の価格帯を分ける」「販売ターゲットや地域を限定する」といった、将来にわたって混同を起こさない具体的な使用ルールを双方で取り決め、意見書として論理的に立証する必要があります。

特許庁は、両商標の使用態様や商品の販売・役務の提供方法などの取引実態などを総合的に考慮し、将来にわたって需要者が混同するおそれがないかを判断します。

つまり、「権利者の同意」と「商品、役務で混同のおそれがないこと」の両方を満たす必要があります。この点が制度の大きな特徴です。従来制度と比較すると柔軟性が高まりましたが、需要者保護の考え方は維持されています。

手続はまず、先行登録商標の商標権者との「事前交渉」から始まります。後の出願が拒絶理由通知を受けた際、相手方（先行登録商標の商標権者）にコンセント制度の利用への協力を打診します。なぜこの商標が必要なのか、どのようなビジネスを展開するのかを丁寧に説明し、併存を認めてもらうための事前交渉が最初の重要なステップとなります。そもそも先行の商標権者にとっては、自身の商標権と権利範囲の一部が共通する権利が併存することになるわけですので、交渉に際しては、相手方との信頼関係や事業内容の説明を丁寧に行うことが重要になります。単なる形式的な同意ではなく、双方が納得できる条件を整えることが後々のトラブルを防ぐ鍵となります。

交渉が成立したら、両社の間で「コンセント契約（併存合意契約）」を締結します。契約書には、お互いの商標を使用する範囲や条件、ビジネスの対象となる商品・サービスの限定、万が一トラブルが起きた際の措置、必要に応じた対価などを詳細に明記します。

契約の締結後、特許庁に対して拒絶理由を解消するための書類を提出します。提出する主な書類は、先行商標権者が署名捺印した「承諾書」と、両商標が混同しない根拠を説明した「意見書（または合意書面）」です。特許庁の審査官は、これら提出された書類をベースに、現在の使用状況や将来のビジネス展開を含めて総合的に審査します。例えば、事業分野が大きく異なる場合や、販売ルートが明確に分かれている場合などには、商品や役務について出所の混同を生じるおそれが低いと判断される可能性があります。審査官が将来にわたっても需要者が出所の混同を生じないと判断すれば、拒絶理由が解消され、無事に商標が登録査定（登録の承認）へと進むことになります。
一方で、先行登録商標と同一の商標（縮尺のみ異なるものを含みます。）であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものなど同一市場で競合するようなケースなどの場合には、同意があっても、将来にわたって商品等について出所の混同を生じないと認められない場合には、登録が認められないということになってしまいます。

商標がめでたく登録された後も、油断は禁物です。コンセント制度によって類似商標が市場に同時に並ぶことになるため、商標法では「混同防止表示請求」というルールが設けられています。これは、もし将来的にどちらかのビジネスが大きくなり、消費者が混乱しそうになった場合、もう一方の権利者から「自社とは無関係である旨を分かりやすく表示（付記）しなさい」と求められる可能性がある制度です。登録後も、お互いのビジネス領域を侵害しないよう配慮し続ける必要があります。

もう一つの大きなリスクが「不正使用取消審判」です。コンセント制度で併存が認められたにもかかわらず、相手のブランド力を悪用して売上を伸ばそうとするなど、「不正競争の目的」でわざと消費者を勘違いさせるような使い方をした場合、第三者からの請求によって商標登録自体が取り消されてしまうことがあります。新制度はビジネスの自由度を広げてくれますが、それはあくまで誠実な運用が前提です。契約で定めた使用範囲やルールを厳格に守り、クリーンな事業運営を心がけましょう。